Gastbeitrag | | von Nina Diercks

Markenrecht und die Google-Markenbeschwerde

Kann ein Markeninhaber die Adwords-Anzeigen von Dritten einfach durch eine Google-Markenbeschwerde ausschalten? – Der Bundesgerichtshof (Az. I ZR 188/13) sagt "Jein". Anwältin Nina Diercks* über die Wirksamkeit der Markenbeschwerde.

Gängige Praxis: Ein Unternehmen stellt hochwertige und luxuriöse Produkte her, die unter einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke in der EU vertrieben werden. Andere Unternehmen kaufen die Produkte an und verkaufen sie günstiger als die Neuware bzw. als zum empfohlenen Preis weiter. 

Doch was, wenn das günstig anbietende Unternehmen auch bei Google in den Adwords-Anzeigen stets ganz vorne mitspielt? Und das unter anderem dadurch, dass der geschützte Markenname in diesen Anzeigen auftaucht? Oder wenn die Reseller gar für den Ankauf eben der Produkte, die sie später günstig weiterverkaufen wollen, den entsprechenden Markennamen nutzen? Nun, dieser Fall behagt dem Markeninhaber in der Regel nicht mehr so recht.

Zum Glück gibt es ja eine sogenannte Markenbeschwerde, die bei Google eingelegt werden kann. Hiermit kann der Markeninhaber bei Google anzeigen, dass ein Dritter seine eigene Marke widerrechtlich nutzt. Toll für den Markeninhaber. Denn Google reagiert in der Regel äußerst schnell und konsequent. Und das war’s dann mit der Werbeanzeige vom Mitbewerber. Oder? Ja, nein, vielleicht? Wie es sich genau mit diesem heißen Thema verhält, das zeigt die neueste Entscheidung des BGH (Urteil vom 12.03.2015 – I ZR 188/13) zum Thema Keywords, Adwords-Anzeigen und der Markenbeschwerde bei Google.

Der Sachverhalt

Der BGH hatte sich aktuell mit einem Sachverhalt auseinanderzusetzen, in dem es um Luxusuhren der eingetragenen Gemeinschaftsmarke ROLEX ging. Nachdem der Markeninhaber eine Markenbeschwerde bei Google eingelegt hatte, lehnte Google eine Werbeanzeige des von der Beschwerde betroffenen Uhrenhändlers ab, welche folgenden Inhalt haben sollte: "Ankauf: Rolex Armbanduhren; Ankauf: einfach, schnell, kompetent; Ankauf: Rolex-Uhr dringend gesucht; www.[...]"

Im Anschluss forderte der Uhrenhändler den Markeninhaber mehrfach vergeblich auf, seiner Adwords-Anzeige zuzustimmen. Mangels Zustimmung sah sich der Uhrenhändler schließlich gezwungen, rechtliche Schritte gegen den Markeninhaber einzuleiten. In der Berufung war der Uhrenhändler dann jedenfalls insoweit erfolgreich, als dass der Markeninhaber verpflichtet wurde, die Zustimmung zu dem besagten Anzeigentext zu erteilen, wenn er "ROLEX" nicht als Keyword verwendet.

Damit war der Markeninhaber aber auch nicht einverstanden und ging in Revision.

Liegt eine unlautere geschäftliche Handlung durch Einlegung der Markenbeschwerde vor?

So lautete hier eine Frage, mit der sich das Gericht beschäftigen musste. Ja, meinte jedenfalls der Uhrenhändler, schon eine Einlegung der Markenbeschwerde würde ihn an der Schaltung der (markenrechtskonformen) Anzeige hindern und schon insoweit läge eine gezielte Behinderung im Sinne von § 4 Nr. 10 UWG vor.
Anders befand jedoch der BGH. Es fehle an einer Behinderungsabsicht, denn, Zitat: "Bei objektiver Betrachtung stellt sich die legitime Durchsetzung von Markenrechten für die davon betroffenen Mitbewerbern aber als wettbewerbsimmanente Handlungsbeschränkung und nicht als unlautere Behinderung der Entfaltungsmöglichkeiten dar."

Ohne diese allgemeine Markenbeschwerde wäre es dem Markeninhaber kaum möglich, seine Markenrechte effektiv durchzusetzen und eine ständige Überwachung des Internets durch den Markeninhaber sei so gut wie unmöglich, urteilten die Richter. (Ob dies angesichts der Möglichkeit des Markenmonitorings etwa durch externe Anbieter wirklich so ist, sei hier einmal dahingestellt.)

Okay, das überzeugt soweit. Aber darf der Markeninhaber dann auch auf immer und ewig seine Zustimmung nicht erteilen? Mit anderen Worten:
Liegt eine unlautere geschäftliche Handlung durch Verweigerung der Zustimmung zur Werbeanzeige vor?!
Der BGH befand, dass die Verweigerung der Zustimmung zu der beabsichtigten AdWords-Anzeige wiederum ebenfalls eine gezielte Behinderung von Mitbewerbern i.S.v. § 4 Nr. 10 UWG darstellen kann. Und zwar dann, wenn durch die Werbeanzeige tatsächlich gar keine Markenrechte verletzt werden.

Das ist auch sinnvoll. Denn, anders als etwa der Urheber, der grundsätzlich zu allem und jedem "Mein Werk darfst du nicht verwerten - weil ich das grad so beschlossen habe" sagen darf (es sei denn, er hat es demjenigen schon erlaubt), muss der Mitbewerber schon einen triftigen Grund dafür haben, wenn er etwas verboten haben möchte, denn lauterer Wettbewerb soll in unserer sozialen Marktwirtschaft ja gerade gefördert werden. Und das gilt auch in Bezug auf die hier vorliegende markenrechtliche Fragestellung.

Liegt eine Markenrechtsverletzung vor?

Nun ja, nach Ansicht des BGH kann der Markeninhaber hier jedenfalls grundsätzlich Durchschnittsverbraucher gemäß Artikel 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. a Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) für sich in Anspruch nehmen, da "Rolex" und "ROLEX" derart identisch sind, dass der Durchschnittsverbraucher den kleinen Unterschied (von Groß- und Kleinbuchstaben) schon mal übersehen könnte. Auch die weiteren Voraussetzungen dieses Artikels waren soweit erfüllt.

Dann darf die Werbeanzeige verboten werden?

Ob aber die Werbeanzeige deswegen verboten werden darf, ist danach zu beurteilen, ob einem Unterlassungsanspruch des Markeninhabers die sogenannten "Schutzschranke der Erschöpfung" entgegensteht. Was bedeutet das denn?
Dies bedeutet hier konkret, dass der Markeninhaber, der die Uhren unter der Marke ROLEX im Europäischen Wirtschaftsraum rechtmäßig in den Verkehr gebracht hat, den weiteren Ankauf/Verkauf dieser Originalware unter dem Markennamen anderen nicht verbieten darf. Denn der Handel mit Originalware plus dazugehöriger Marke im europäischen Wirtschaftsraum soll ja gerade stattfinden dürfen.

Da der Uhrenhändler genau dies vorhatte, hatte der Markeninhaber auch keinen Grund, ihm die Zustimmung zu der Werbeanzeige zu verweigern. Anders wäre es beispielsweise, wenn sich hinter der Rolex-Werbeanzeige letztlich nur illegale ROLEX-Plagiate versteckt hätten, dann würde dem Markeninhaber ein Unterlassungsanspruch zustehen.
Mit der Verweigerung der Zustimmung hatte der Markeninhaber in erster Linie beabsichtigt, die wettbewerblichen Entfaltungsmöglichkeiten des Uhrenhändlers einzuschränken, und nicht, um den eigenen Wettbewerb zu fördern, stellte das Gericht fest.

Muss der Markeninhaber nach einer Aufforderung zur Zustimmung handeln?

Es stellt sich, wenn auch eher für den Juristen denn für alle anderen, zu guter Letzt noch die Frage, ob der Markeninhaber die gezielte Behinderung gem. § 4 Nr. 10 UWG durch aktives Tun oder durch Unterlassen begangen hat. Denn einerseits könnte man sagen, dass er die Zustimmung zu der Werbeanzeige nicht erteilt hat. Nichts tun wird gemeinhin als Unterlassen gewertet. Andererseits kann in der wiederholten Verweigerung der Zustimmung ein Tun gesehen werden. Letzteres nahm das Gericht an.

Diese Zustimmungspflicht folgte nach Ansicht des Gerichts aber nicht aus dem Markenrecht, sondern eben aus § 4 Nr. 10 UWG. Wenn der Mitbewerber nach Einlegung einer Markenbeschwerde den Markeninhaber zur Zustimmung auffordert, so habe der Markeninhaber zu prüfen, ob er jedenfalls der konkreten Werbung zustimmen muss. Dies ist der Fall, wenn keine Markenrechte verletzt werden. Ansonsten verhindert der Markeninhaber nämlich ein erlaubtes Wettbewerbsverhalten, hier das des Uhrenhändlers.

Fazit

Adwords-Werbeanzeigen von Händlern auf dem europäischen Markt durch eine Markenbeschwerde bei Google seitens des Markeninhabers blockieren zu können, funktioniert nicht so einfach. Es bedarf schon eines triftigen Grundes wie einer Markenrechtsverletzung. Und die liegt eben nicht vor, wenn ein Händler eben auch einfach nur das Produkt selbst verkaufen möchte. Dazu muss er werben können und natürlich auch den Markennamen nennen dürfen.

Es hilft also alles nichts, der Hersteller und/oder die Fachhändler müssen andere Mittel und Wege finden. Zum Beispiel eben selbst in gute Werbung und eigene SEO-Kampagnen investieren, um sich vom Mitbewerber abzuheben und die Aufmerksamkeit des Verbrauchers zu erregen. Mit einer Markenbeschwerde lassen sich – vermeintlich – unliebsame Händler von Originalware jedenfalls nicht von den Anzeigenplätzen verdrängen.

Nina Diercks ist Partnerin in der Anwaltskanzlei Dirks & Diercks in Hamburg. Diercks und ihr Kompagnon Stephan Dirks haben sich auf Medien-, Internet- und Social-Media-Recht spezialisiert. Aufschlussreiche Beiträge publizieren die beiden auch in ihrem Social Media Recht-Blog.

Markenrecht und die Google-Markenbeschwerde

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